通过商标侵权案分析商标在先使用抗辩的构成要件

    通过商标侵权案分析商标在先使用抗辩的构成要件,有证据证明,被诉侵权行为人早在权利商标申请注册及使用前就已经在相同或类似商品上使用与权利商标相同或近似标识,且该使用行为具有持续性,并使得该标识已经具有一定影响的情况下,在先使用人可以在原先的使用范围内继续使用该未注册商标,而不应被认定构成商标侵权.

 

    【案号】

 

    (2019)闽01民初2419号

 

    (2022)闽民终208号

 

    【裁判要旨】

 

    有证据证明，被诉侵权行为人早在权利商标申请注册及使用前就已经在相同或类似商品上使用与权利商标相同或近似标识，且该使用行为具有持续性，并使得该标识已经具有一定影响的情况下，在先使用人可以在原先的使用范围内继续使用该未注册商标，而不应被认定构成商标侵权。

 

    【案情简介】

 

    原告阿依博食品有限公司（以下简称阿依博公司）为第8542616号“深海”字样商标所有人，核准商品包括29号海藻等。商标注册日期2012年9月14日，被告福州海林食品有限公司（以下简称海林公司）在其四款紫菜产品的外包装上标有“深海紫菜”字样，并使用被告自有商标“海之林””和“金海林”。阿依博公司诉称，海林公司在同一产品的外包装上突出使用与其商标相同的“深海”标识，构成商标侵权。海林公司辩称，阿依博公司是恶意抢注商标，其使用“深海”一词是对产品特性的描述性合法使用，且其在2002年之前就已经使用过“深海”一词，属于现有技术。使用不构成商标侵权。

 

    福州市中级人民法院认为，阿依博公司的商标目前在有效期内，应受法律保护。海林公司在其销售的两款海藻产品的外包装上显眼地使用了“深海”字样，容易造成混淆，应认定构成商标侵权。据此，一审法院责令海林公司停止侵权并赔偿损失。海林公司不服一审判决提起上诉。

 

    福建省高级人民法院认为，海林公司在本案中提供的证据足以证明其早在2002年就开始生产、销售带有“深海”字样的紫菜产品。“深海”成为具有一定影响的标志，海林公司不超出原使用范围。因此，海林公司的在先使用抗辩成立。据此，撤销原判，改判，驳回阿依博公司的全部诉讼请求。

 

    【法官评析】

 

    商标权人注册商标的目的是为了防止他人搭便车，通过法律手段保护其合法的商业信誉。一般情况下，商标权人依法注册商标后，其他人不得再在相同或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，否则构成商标侵权。但如果在商标注册前，他人善意在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标，自然不属于对后注册商标中商誉的不当使用。，与名牌无关。.虽然在注册商标投入使用并实际发挥了商品来源识别功能后，他人在原有范围内继续使用确实可能引起消费者的混淆，但商标权人应当容忍这种使用，否则，将剥夺前用户通过诚实经营积累的商誉，对前用户不公平，也违反了商标法的立法目的。我国商标法在2013年修订时引入了在先使用抗辩制度。该法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一产品或者类似产品之前注册过商标。商标注册。使用与注册商标相同或者近似并具有一定影响的商标的，注册商标权人无权禁止使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当的区别标志。”从字面上理解，在先使用抗辩必须满足以下条件：第一，在先商标使用人使用与商标注册人在先注册商标相同或者近似的商标；第二，在先用户的使用使得该未注册商标具有一定的知名度，相关公众对该商标标识与所使用的商品或服务有相应的联系；第三，在先用户在原使用范围内使用该商标.

 

    关于如何界定在先使用的性质，最高人民法院在相关案件中认为，商标法第五十九条第三款规定的内容是基于具体情况对在先使用人不侵权的抗辩。关于在先使用的构成要件，由于商标法的规定较为原则性，在具体适用上存在一定争议。争议主要围绕如何把握“一定影响”和“原始使用范围”两个要素的问题展开。

 

    对未注册商标进行保护的目的就在于保护在先使用人对未注册商标享有的商誉，所以要求该商标具有一定的影响，具有一定的知名度。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”从法律体系的完整性和一致性解释出发，前述司法解释的规定在在先使用抗辩的认定中可以参照适用。故在具体案件中，在先使用人能够证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，属于商标法第五十九条第三款中在先使用有一定影响的商标。另外，根据司法实践，“有一定影响”是在一定或者特定的地区具有知名度和影响力，而不是全国性的普遍知名，对“一定影响”标准不能提出过高要求。正是因为地域限制才会出现善意不知他人未注册商标在先使用的情况，但是这种地域限制不应过度放大，限制在与在后主体经营范围无交叉的当地相关市场即可。

 

    关于“原始使用范围”的含义，商标法和司法解释也没有明确规定，需要结合商标法的基本原则和该条款的立法目的来理解。作为商业标志，商标的价值来源于其在商业活动中的实际使用。通过前用户的操作，商标带有一定的商誉，在商标标识与产品之间建立牢固的联系。这种通过使用产生的商誉以及标志与产品之间的联系是合法的，需要受到保护。判定涉及两个条件：“原”指的是哪个时间点？“范围”是从什么角度定义的？一般而言，在知道申请或使用在后注册商标的事实之前的使用范围属于“原”。范围和时间点为在后注册商标初审公告之日。地理范围是指先前使用商标的“影响”或商誉所涵盖的地理范围，先前使用人不得将商标的使用扩展到该地理范围之外。在北京知识产权法院审理的启航考校诉启航公司商标侵权案中，两种解释方式的适用值得借鉴：一是目的解释方式的适用。在本案中，法院认定在先用户的后续使用受“在先用户”和在先授权的“许可用户”的约束；“商标”和“商品或服务”应与先前使用的商标和商品或服务“相同”或“基本相同”；但是，使用规模不受先前使用规模的限制。对于使用规模的确定，法官根据该条款的立法目的、商标本身的特点以及经营活动的特点，进行了综合分析（目的解释）。二是注重法律解释制度。法院将争议焦点归纳为适用我国现行商标法第59条第3款，但不限于法律本身，而是考虑了我国现行商标法、反不正当竞争法和相关正义。解释性规定在论证过程中具有系统性，避免断章取义和形式主义。

 

    具体到本案，有证据显示海林公司自2002年开始就在其生产的紫菜产品的交易单据上、商品外包装图片上使用“深海紫菜”字样。该持续性的使用行为已经使“深海”文字成为有一定影响的标识，且在阿一波公司的涉案商标获得注册后，海林公司对“深海”标识的使用并没有超出原有使用范围。另外，海林公司在紫菜产品的外包装上还使用了其自有商标，可以视为附加了区别性标识，故海林公司关于在先使用的抗辩成立。

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